Исковые требования об обязании прекратить производство и реализацию продукции под товарным знаком, принадлежащим истцу, удовлетворены правомерно, так как истцом был доказан факт наличия сходства до степени смешения обозначения товарного знака истца и указанного обозначения на этикетке товара ответчика

Постановление ФАС Московского округа от 26.07.2007, 27.07.2007 N КГ-А40/7079-07 по делу N А40-78081/06-5-285

26 июля 2007 г.
27 июля 2007 г.
Дело N КГ-А40/7079-07
(извлечение)

Резолютивная часть объявлена 26 июля 2007 г.
Мотивированное постановление изготовлено 27 июля 2007 г.
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Шебановой Н.А., судей Тихоновой В.К., Стрельникова А.И., при участии в заседании: от истца — ОАО "Мясокомбинат Клинский": Г. — дов. б/н от 06.02.2007; от ответчика — ООО "Колбасный комбинат "Богатырь": К. — дов. б/н от 11.04.2004, рассмотрев 26 июля 2007 г. в судебном заседании кассационную жалобу ОАО "Мясокомбинат Клинский" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2007 г. N 09АП-4490/2007-ГК, судьи Попов В.В., Разумов И.В., Барановская Е.Н., по делу N А40-78081/06-5-285 по иску ОАО "Мясокомбинат Клинский" о защите исключительных прав на товарный знак к ООО "Колбасный комбинат "Богатырь",

УСТАНОВИЛ:

ОАО "Мясокомбинат Клинский" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "Колбасный комбинат "Богатырь" об обязании ответчика прекратить производство и реализацию продукции под обозначением "Черный кабан". Исковые требования заявлены со ссылкой на ст. 138 ГК РФ, п. 2 ст. 4 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 и мотивированы тем, что ответчик незаконно, без разрешения истца — правообладателя товарного знака "Черный кабан", использует в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца в отношении товаров, для индивидуализации которых этот товарный знак зарегистрирован.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 февраля 2007 г. по делу N А40-78081/06-5-285 исковые требования удовлетворены. Суд признал действия ООО "Колбасный комбинат "Богатырь" нарушением прав истца на зарегистрированный товарный знак "Черный кабан" (рег. N 307905) и запретил ООО "Колбасный комбинат "Богатырь" ввод в гражданский оборот на территории Российской Федерации любым способом товаров 29 класса МКТУ, незаконно маркированных товарным знаком "Черный кабан".
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2007 г. N 09АП-4490/2007-ГК решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 февраля 2007 г. по делу N А40-78081/06-5-285 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.
Не согласившись с постановлением апелляционного суда, ОАО "Мясокомбинат Клинский" обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.
В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель ссылается на то, что судом неправильно применены нормы материального и процессуального права, а выводы суда не соответствуют представленным в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам.
Заявитель полагает, что представленный приказ N 17 от 23.01.2007 ООО "Колбасный комбинат "БОГАТЫРЬ" "О прекращении производства и реализации продукции под обозначением "Черный кабан" является внутренним документом ответчика, не является прямым доказательством прекращения выпуска контрафактной продукции и не запрещает в последующем стороне продолжать выпуск через какое-то время.
Товарный знак "Черный кабан" зарегистрирован ОАО "Мясокомбинат Клинский" в отношении колбасных изделий (29 класс МКТУ). Письмо Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова от 21.03.2007 N 15/19 об однородности мясного деликатеса "шейка "Черный кабан" с продуктами из мяса не является доказательством законного использования ответчиком товарного знака истца.
Неправильное применение апелляционным судом п. 2. ст. 4 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" привело к неправильному выводу о том, что маркированные товарным знаком "Черный кабан" продукты истца и ответчика не являются однородными.
Поскольку вид товара — "колбасные изделия" относится к родовой группе "мясо, рыба, птица, дичь", а товары, входящие в одну группу, являются однородными по отношению друг к другу, товар "колбасные изделия" в соответствии с принятой системой международной классификации товаров МКТУ-8, однороден с товарами "мясные деликатесы", "окорок", "грудинка" и т.д. Установление однородности товаров должно производиться с учетом положений п. 14.4.3 "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" (утверждены приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32).
Также необходимо учитывать, что данные товары являются краткосрочными товарами широкого потребления, а зарегистрированный товарный знак "Черный кабан" и используемый ответчиком словесный элемент "Черный кабан" являются не просто сходными до степени смешения, а тождественными обозначениями, в силу чего опасность смешения данных товаров в сознании потребителя велика, следовательно, для оценки степени однородности данных товаров должен применяться более строгий подход, влияющий на расширение диапазона товаров, охватываемых понятием "однородные".
Отзыв на кассационную жалобу не поступил.
В заседании кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, представитель ответчика возражал против ее удовлетворения, считая судебные акты законными и обоснованными, а доводы кассационной жалобы несостоятельными.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в заседание, проверив в порядке статьи 286 АПК РФ правильность применения норм материального и процессуального права, кассационная инстанция пришла к заключению, что доводы кассационной жалобы являются обоснованными, а потому она подлежит удовлетворению.
Принимая решение об отмене судебного акта первой инстанции и отказе в иске, апелляционный суд исходил из следующего.
Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "Черный кабан" на основании свидетельства от 02.06.2006 N 307905 с приоритетом от 13.04.2005 в отношении товаров и услуг 29 и 35 класса МКТУ.
В соответствии со статьей 4 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
Истец основывает свои требования на том, что 04.12.2006 в торговой палатке "Клинские колбасы" в г. Москве был приобретен мясной деликатес "шейка "Черный кабан", производителем которого является ответчик. Факт производства мясного деликатеса "шейка "Черный кабан" не оспаривается ответчиком и подтвержден материалами дела.
Ответчиком представлены документы о том, что ООО "Колбасный комбинат "Богатырь" прекратил выпуск и реализацию продукции под наименованием "Черный кабан", а также уничтожил этикетки на продукцию с наименованием "Черный кабан", что подтверждается приказом от 23.01.2007 N 17. Из представленных истцом фотографий, товарного и кассового чека от 04.12.2006 следует, что договор купли-продажи мясного деликатеса "шейка "Черный кабан", представленного истцом, осуществлено ООО "Спутник-91". В материалах дела отсутствуют доказательства реализации ответчиком мясного деликатеса "шейка "Черный кабан".
Таким образом, как заключил апелляционный суд, на момент вынесения судом первой инстанции ответчиком прекращено производство данной продукции, поэтому исковые требования и в этой части не подлежали удовлетворению.
Арбитражный суд г. Москвы, указав, что ответчик без согласия правообладателя осуществлял изготовление, хранение, предложение к продаже и реализацию товаров, маркированных товарным знаком "Черный кабан", удовлетворил иск, признав действия ответчика нарушением прав истца на зарегистрированный товарный знак "Черный кабан", и запретив ответчику ввод в гражданский оборот на территории Российской Федерации любым способом товаров 29 класса МКТУ, незаконно маркированных товарным знаком "Черный кабан".
Поскольку истец заявил иск об обязании ответчика прекратить производство и реализацию продукции под обозначением "Черный кабан", уточнений или изменений исковых требований истцом заявлено не было, суд первой инстанции фактически удовлетворил исковые требования, которые истцом заявлены не были.
Апелляционный суд также указал на то, что товарный знак "Черный кабан" зарегистрирован истцом в отношении колбасных изделий (29 класс МКТУ). Ответчик осуществлял производство мясного деликатеса "шейка "Черный кабан", который относится к продуктам из мяса, что подтверждается письмом Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова от 21.03.2007 N 15/19. Истцом не представлены доказательства однородности данной продукции.
На основании вышеизложенного апелляционный суд пришел к заключению, что исковые требования удовлетворению не подлежат.
Кассационная инстанция не может признать данные выводы суда законными и обоснованными.
В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 4 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" нарушением исключительного права на товарный знак считается несанкционированное использование обозначения в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров.
Из смысла данной нормы следует, что исключительное право на товарный знак распространяется на использование товарного знака как в отношении поименованных в свидетельстве на товарный знак товаров, так и на использование товарного знака в отношении однородных товаров.
Пояснение понятия "однородные товары" содержится в п. 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом ген. директора Роспатента от 05 марта 2003 г.: "При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки".
Из существа приведенной выше нормы и пояснения понятия "однородные товары" следует вывод, что при разрешении вопроса об однородности товаров решающее значение должно быть придано существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю, а не сопоставлению наименования товара, незаконно маркированного товарным знаком с перечнем товаров, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.
Продукция истца — колбасные изделия и продукция ответчика — шейка производится из одного сырья, то есть является мясной продукцией, готовой к употреблению. Для установления данного факта специальных познаний не требуется. Более того, данный факт подтверждается письмом Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова от 21.03.2007 N 15/19.
Таким образом, вывод апелляционного суда о том, что колбасные изделия, для которых истцом зарегистрирован товарный знак "Черный кабан", не являются однородными товарами с шейкой, выпускаемой ответчиком под тем же товарным знаком, сделан в нарушение положений п. 2 ст. 4 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".
Кассационная инстанция также не может признать правильным вывод апелляционного суда касательно того, что на момент вынесения судом первой инстанции ответчиком прекращено производство данной продукции, поэтому исковые требования в этой части не подлежали удовлетворению, поскольку он не соответствует имеющимся в деле доказательствам. Данный вывод суда, как указано в постановлении, был сделан на основании представленных ответчиком документов о том, что ООО "Колбасный комбинат "Богатырь" прекратил выпуск и реализацию продукции под наименованием "Черный кабан", а также уничтожил этикетки на продукцию с наименованием "Черный кабан". Однако в материалах дела никаких документов, свидетельствующих о том, что производство продукции реально прекращено, а этикетки уничтожены, не имеется. Представленный в материалы дела приказ от 23.01.2007 N 17, на который в обоснование вывода о прекращении производства продукции сослался апелляционный суд, предусматривает прекращение реализации продукции с внесением изменений в прайс-лист (п. 2 приказа) и предоставление в бухгалтерию комбината акта об остатках этикеток на продукцию под наименованием" "Черный кабан" на складе отдела снабжения и обеспечение их уничтожения (п. 3 приказа). Данные документы в материалах дела отсутствуют. С учетом изложенного приказ от 23.01.2007 N 17, на который сослался апелляционный суд, не является в силу ст. 69 АПК РФ допустимым доказательством.
Неверен и вывод апелляционного суда о том, что из представленных истцом фотографий, товарного и кассового чека от 04.12.2006 следует, что договор купли-продажи мясного деликатеса "шейка "Черный кабан", представленного истцом, осуществлено ООО "Спутник-91". В материалах дела отсутствуют доказательства реализации ответчиком мясного деликатеса "шейка "Черный кабан".
В силу п. 2 ст. 4 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак считается несанкционированное размещение товарного знака, в частности, на товарах, которые предлагаются к продаже. Факт производства и маркировки мясной продукции, произведенной ответчиком товарным знаком "Черный кабан", судом установлен, и ответчиком не оспаривается. Из материалов дела не следует и никто из участников процесса не ссылается на то, что производителем продукции является ООО "Спутник-91". Реализация данной организацией мясной продукции, произведенной ответчиком, не могла быть осуществлена без ее предварительной реализации ответчиком конечному распространителю.
Кассационная инстанция также не соглашается с выводом апелляционного суда в отношении того, что Арбитражный суд г. Москвы, указав, что ответчик без согласия правообладателя осуществлял изготовление, хранение, предложение к продаже и реализацию товаров, маркированных товарным знаком "Черный кабан", удовлетворил иск, признав действия ответчика нарушением прав истца на зарегистрированный товарный знак "Черный кабан", и запретив ответчику ввод в гражданский оборот на территории Российской Федерации любым способом товаров 29 класса МКТУ, незаконно маркированных товарным знаком "Черный кабан", фактически удовлетворил исковые требования, которые истцом заявлены не были, поскольку истец заявил иск об обязании ответчика прекратить производство и реализацию продукции под обозначением "Черный кабан", уточнений или изменений исковых требований истцом заявлено не было.
Изменением основания иска является замена фактов, указанных истцом первоначально в обоснование своего требования, новыми фактами либо приведение дополнительных фактов, а также исключение некоторых фактов из числа ранее указанных. Изменение предмета иска — это замена одного требования, указанного истцом, на другое, основанием которого являются первоначально указанные факты.
Из существа решения суда первой инстанции следует, что суд рассмотрел спор в рамках заявленных исковых требований на основании приведенных истцом фактов, и самостоятельная формулировка истцом резолютивной части судебного акта, не привела к нарушению требований ст. 49 АПК РФ.
С учетом изложенного обжалуемый судебный акт как принятый при неправильном применении норм материального и процессуального права и содержащий выводы, не соответствующие установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, подлежит отмене с оставлением в силе решения суда первой инстанции.
Судебные расходы подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 110, 284, 286 — 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2007 г. N 09АП-4490/2007-ГК отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 февраля 2007 г. по делу N А40-78081/06-5-285;
взыскать с ООО "Колбасный комбинат "Богатырь" в пользу ОАО "Мясокомбинат "Клинский" 1000 рублей расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.