Иск об обязании прекратить реализацию изделий, схожих до степени смешения с продукцией истца, защищенной патентом на промышленный образец, и опубликовать решение суда о нарушении ответчиками прав истца и о неправомерном использовании промышленного образца удовлетворен, поскольку материалами дела доказано использование ответчиками изделия "Мини-сауна", в котором содержатся все существенные признаки промышленного образца, указанные в патенте, обладателем которого является истец

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.02.2010 по делу N А33-324/2009

Резолютивная часть постановления объявлена "10" февраля 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен "25" февраля 2010 года.
Третий арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Гуровой Т.С.,
судей: Кирилловой Н.А., Петровской О.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шкреба К.В.,
при участии:
от общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" (истца) — Речицкого А.Е., представителя по доверенности от 9 февраля 2010 года 3 15, Саушкина Д.В., представителя по доверенности от 11 января 2010 года, Когута А.В., директора общества;
от общества с ограниченной ответственностью "Успех" (ответчика) — Митряшиной Е.М., представителя по доверенности от 19 ноября 2009 года;
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу истца — общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" (г. Красноярск)
на решение Арбитражного суда Красноярского края
от "08" декабря 2009 года по делу N А33-324/2009, принятое судьей Сазонцевым С.В.,

установил:

общество с ограниченной ответственность "ЯНЕЖ" (далее также истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Креатив", обществу с ограниченной ответственностью "Успех" (далее также ответчики) с требованиями:
— обязать прекратить реализацию изделий под названием "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" схожих до степени смешения с продукцией общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ", защищенной патентом на промышленный образец N 65448 "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница";
— обязать опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о нарушении ответчиком прав общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" и о неправомерном использовании промышленного образца, охраняемого патентом на промышленный образец N 65448 "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница".
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 8 декабря 2009 года в удовлетворении исковых требований отказано.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности факта использования ответчиками в реализуемом ими изделии всех существенных признаков промышленного образца, патент на который получен истцом.
Не согласившись с данным судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" обратилось в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Красноярского края от 8 декабря 2009 года по делу N А33-324/2009 отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.
По мнению истца суд первой инстанции необоснованно указал на то, что заключение по результатам проведения судебной патентоведческой экспертизы Черепановой Л.И. не является достоверным доказательством по делу. Довод Андреевой М.Ю. о том, что заключение содержит противоречия методическим материалам, не соответствует законодательству. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на промышленный образец, утвержденные Приказом Роспатента от 6 июня 2003 года, в настоящее время утратили силу в связи с изданием Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 29 октября 2008 года N 325, утвердившего Административный регламент исполнения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приемки заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец. Законом не предусмотрено, что при разрешении вопросов суда эксперт обязан руководствоваться ранее действовавшим законодательством. Методик, установленных нормативными документами для дачи заключения эксперта, не существует. Кроме того, эксперт в рецензии не указывает, чем отличается законодательство, которое должно быть применено, по его мнению, от того, которое применил эксперт. Судом не ставился вопрос о сходстве изделий патентообладателя и патента, напротив, ставился вопрос о сходстве изделий ответчиков и патента. Повторная экспертиза в соответствии со статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом назначена не была. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает таких процессуальных документов как "рецензии" на заключение эксперта.
Судом первой инстанции неправильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела. В решении указано, что при сравнении представленных в материалы фотографий промышленного образца "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница" и изделия "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница", судом установлено отсутствие каких-либо отверстий в боковых гранях изделия "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" изготовленного обществом с ограниченной ответственностью "Успех". Однако, на фотографиях отчетливо видно наличие отверстий на боковых гранях корпуса. Исходя из понятия "призма", на какой бы стороне в изделии "мини-сауна" не находились отверстия они будут находиться на боковых гранях.
Судом первой инстанции не дана оценка показаниям свидетеля Яскевича А.В., согласно которым на взгляд человека, не обладающего специальными познаниями, изделие "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница", изготавливаемое обществом с ограниченной ответственностью "Успех", и изделие "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница", защищенное патентом N 65448, невозможно отличить на взгляд человека, не обладающего специальными познаниями.
Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 19 января 2010 года апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" принята к производству, рассмотрение жалобы назначено на 10 февраля 2010 года.
В судебное заседание представитель общества с ограниченной ответственностью "Креатив", надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (уведомление о вручении почтового отправления N 6601360260938), не прибыл, отзыв на апелляционную жалобу не представил.
Представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, указав также на то, что ответчик не отрицает факт продажи данных саун, факт продажи можно подтвердить рекламными проспектами, выпускаемыми ответчиком. Существенным признаком изделия является его внешний вид. Общество с ограниченной ответственностью "Креатив" также производит данные сауны, что отражено в рекламном проспекте, и расположено по тому же юридическому адресу, что и общество с ограниченной ответственностью "Успех". Все четыре горизонтальные грани являются боковыми, так как это является родовым признаком.
Представитель общества с ограниченной ответственностью "Успех" отклонил доводы апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в представленном суду отзыве.
По мнению общества с ограниченной ответственностью "Успех" решение суда первой инстанции законно и обоснованно.
Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что заключение по судебной патентоведческой экспертизе не является достоверным доказательством по делу. В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по делу по своему внутреннему убеждению, никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. В заключении эксперта имеются противоречия, о чем указано в рецензии патентного поверенного Андреевой М.Ю.
Согласно пояснениям Федерального института промышленной собственности от 25 июня 2009 года N 18/5-154, промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки образца. Одним из существенных признаков патента N 65448 является выполнение корпуса с отверстиями на боковых гранях и круглым отверстием в верхней части. В соответствии с приложенными фото у изделий общества с ограниченной ответственностью "Успех" отсутствует такой признак как "выполнение корпуса с отверстиями на боковых гранях". Данное обстоятельство также подтверждается заключением патентного поверенного Калининой В.А. по результатам проведенной патентной экспертизы 16 марта 2009 года по заявлению руководителя следственного отдела по Центральному району г. Красноярска СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Красноярскому краю. Согласно исследованию Игнатовой В.А. от 3 августа 2009 года мини-сауна профилактическая необоснованно отнесена экспертом Черепановой Л.И. к усеченной призме. Согласно патенту на промышленный образец N 65448, в признаках промышленного образца четко определены передняя, задняя и боковые грани (наклоненная вперед передняя грань, с отверстиями на боковых гранях и круглым отверстием в верхней части, выполнение передней грани верхней части корпуса в виде открывающейся дверки).
Суд имеет возможность самостоятельно установить обстоятельства наличия или отсутствия в изделии общества с ограниченной ответственностью "Успех" всех признаков промышленного образца, установленных в патенте N 65448, так как в материалах дела имеется как патент N 65448 с описанием, так и фотографии изделия общества с ограниченной ответственностью "Успех". Таким образом, суд первой инстанции обоснованно установил отсутствие каких-либо отверстий на боковых гранях корпуса изделия "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница", изготовленного обществом с ограниченной ответственностью "Успех".
В суде первой инстанции общество с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" не заявляло о проведении повторной или иной экспертизы, истец считал, что заключение эксперта Черепановой Л.И. не содержит противоречий каких-либо сомнений, достоверно и соответствует действующему законодательству.
К показаниям свидетелей Фадеевой Ж.Р., Тулупова И.И., Яскевича А.В., давшим пояснения по делу, суд первой инстанции отнесся критически в связи с противоречивостью их показаний.
Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.
Общество с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" является обладателем исключительного права на промышленный образец патент N 65448 "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница" (четыре варианта)" (т. 1, л.д. 51, т. 2, л.д. 11 — 31), в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации зарегистрирован 16 января 2008 года, приоритет промышленного образца установлен с 5 июня 2006 года (по дате подачи заявки).
Патент на промышленный образец N 65448 "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница" (четыре варианта)" действует со следующим перечнем существенных признаков:
"1. Мини-сауна (вариант 1), характеризующаяся:
— наличием корпуса, выполненного на основе усеченной призмы с наклонной назад передней гранью;
— выполнением корпуса с отверстиями на боковых гранях и круглым отверстием в верхней части;
отличающаяся:
— выполнением из дерева;
— выполнением из двух частей: нижней — на основе уплощенного горизонтально ориентированного параллелепипеда и верхней — на основе усеченной четырехугольной призмы;
— выполнением передней грани верхней части корпуса в виде откидывающейся вперед дверки;
— выполнением дверки при виде сбоку треугольной формы;
— наличием заглушки отверстия в верхней части корпуса, выполненной их дерева;
— наличием на дверке деревянной ручки и упора, выполненного из двух шарнирно сочлененных частей;
— наличием регулируемого по высоте сиденья и подставки, расположенных внутри корпуса и выполненных из дерева;
— выполнением задней и передней граней нижней части корпуса в их нижних частях с отверстиями;
— наличием блока управления, расположенного сверху корпуса.
2. Мини-сауна (вариант 2), характеризующаяся:
— наличием корпуса, выполненного на основе усеченной призмы с наклонной назад передней гранью;
— выполнением корпуса с отверстиями на боковых гранях и круглым отверстием в верхней части;
отличающаяся:
— выполнением из дерева;
— выполнением корпуса из двух частей: нижней — на основе уплощенного горизонтально ориентированного параллелепипеда и верхней — на основе усеченной четырехугольной призмы;
— выполнением передней грани верхней части корпуса в виде откидывающейся вперед дверки;
— выполнением дверки при виде сбоку треугольной формы;
— наличием заглушки отверстия в верхней части корпуса, выполненной из дерева;
— наличием на дверке деревянной ручки и упора, выполненного из двух шарнирно сочлененных частей;
— наличием регулируемого по высоте сиденья и подставки, расположенных внутри корпуса и выполненных из дерева;
— выполнением задней грани нижней части корпуса с отверстием в ее нижней части;
— наличием блока управления, расположенного на одной из боковых граней верхней части корпуса;
— наличием подставки, выполненной в виде горизонтально ориентированного прямоугольного параллелепипеда, расположенного снаружи корпуса вдоль боковой грани корпуса, на которой размещен блок управления;
— выполнением передней и задней стенок подставки с отверстиями, расположенными соответственно в нижней и верхней их частях.
3. Мини-сауна (вариант 3), характеризуется:
— наличием корпуса, выполненного на основе усеченной призмы с наклонной назад передней гранью;
— выполнением корпуса с отверстиями на боковых гранях и круглым отверстием в верхней части;
отличающаяся:
— выполнением из дерева;
— выполнением корпуса из двух частей: нижней — на основе уплощенного горизонтально ориентированного параллелепипеда и верхней — на основе усеченной четырехугольной призмы;
— выполнением передней грани верхней части корпуса в виде откидывающейся вперед дверки;
— выполнением дверки при виде сбоку треугольной формы;
— наличием заглушки отверстия в верхней части корпуса, выполненной из дерева;
— наличием на дверке деревянной ручки и упора, выполненного из двух шарнирно сочлененных частей;
— наличием регулируемого по высоте сиденья и подставки, расположенных внутри корпуса и выполненных из дерева;
— выполнением задней и передней граней нижней части корпуса в их нижних частях с отверстиями;
— наличием выносного блока управления, расположенного автономно.
4. Мини-сауна (вариант 4), характеризующаяся:
— наличием корпуса, выполненного на основе усеченной призмы с наклонной назад передней гранью;
— выполнением корпуса с отверстиями на боковых гранях и круглым отверстием в верхней части;
отличающаяся:
— выполнением из дерева;
— выполнением корпуса из двух частей: нижней — на основе уплощенного горизонтально ориентированного параллелепипеда и верхней — на основе усеченной четырехугольной призмы;
— выполнением передней грани верхней части корпуса в виде откидывающейся вперед дверки;
— выполнением дверки при виде сбоку треугольной формы;
— наличием заглушки отверстия в верхней части корпуса, выполненной из дерева;
— наличием на дверке деревянной ручки и упора, выполненного из двух шарнирно сочлененных частей;
— наличием регулируемого по высоте сиденья и подставки, расположенных внутри корпуса и выполненных из дерева;
— выполнением передней грани в ее нижней части с отверстиями, расположенными поперечными рядами;
— выполнением задней грани корпуса с деревянной решеткой в нижней части;
— наличием выносного блока управления, расположенного на левой стороне корпуса;
— выполнением блока управления в деревянном корпусе с декоративной лицевой панелью, на которую вынесены клавиши и индикаторы".
Истец предъявил требование о защите исключительных прав на использование промышленного образца, охраняемого патентом N 65448. В качестве основания заявленных требований указал на то, что ответчики осуществляют реализацию электронагревательных приборов (мини-сауна профилактическая), схожих до степени смешения с продукцией общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ".
В качестве доказательств по делу общество с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" представило рекламные материалы, распечатанные с сайта sibkedr.de, прайс-листы и релиз общества с ограниченной ответственностью "Успех", брошюры и буклеты общества с ограниченной ответственностью "Успех" и общества с ограниченной ответственностью "Креатив", письмо Центра Красоты "Нина" о приобретении у общества с ограниченной ответственностью "Креатив" мини-саун (т. 1, л.д. 10 — 16). Согласно представленному письму Центр Красоты "Нина" сообщил обществу с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" о приобретении 21 июня 2005 года у общества с ограниченной ответственностью "Креатив" мини-сауны, охранный документ N 26742, производитель общество с ограниченной ответственностью "Успех" (т. 1, л.д. 50).
Согласно заключению специалиста общества с ограниченной ответственностью "Красноярское агентство патентной поддержки" Игумновой М.А. по материалам проверки (КУСП от 25 марта 2008 года N 629), по заказу старшего оперуполномоченного ОРЧ БЭП ГУВД по Красноярскому краю старшего лейтенанта милиции Космачева С.В. проводилось исследование трех устройств электронагревательных "Сибирская здравница" (мини-сауна профилактическая УН-1, УН-2) в упаковке, выпускаемые обществом с ограниченной ответственностью "Успех", изъятые в ходе проведения осмотра места происшествия с производственных складов общества с ограниченной ответственностью "Успех" 31 марта 2008 года, и одного устройства электронагревательного кедровая здравница (мини-сауна профилактическая УН-2.1), с ярлыком изготовителя общество с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ". В ходе исследования специалистом, имеющим высшее патентное образование, установлено, что продукция, выпускаемая обществом с ограниченной ответственностью "Успех" сходна до степени смешения с продукцией, выпускаемой обществом с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" в отношении внешнего вида самого изделия. Каждый из признаков, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца истца по патенту N 65448 "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница" использован ответчиком в аналогичной продукции в процессе ее изготовления, реализации и т.п. Имеющиеся конструктивные различия между продукцией ответчика и запатентованным промышленным образцом не влияют на общий вывод о нарушении патента (т. 1, л.д. 35).
Согласно письму ведущего инженера открытого акционерного общества "ИСС" патентного поверенного Калининой В.А. (т. 1, л.д. 114) при визуальном идентифицировании ограничительной части перечня существенных признаков промышленного образца один из признаков имущества не обнаружен, то есть отверстий на боковых гранях (во множественном числе) не имеется, на основании пункта 3 абзаца 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации можно сделать вывод о том, что при изготовлении мини-сауны обществом с ограниченной ответственностью "Успех" использованы не все признаки промышленного образца, что не является нарушением патента N 65448.
Определением Арбитражного суда Красноярского края от 2 июня 2009 года по ходатайству истца назначена судебная патентоведческая экспертиза. Проведение экспертизы поручено Черепановой Любови Ильиничне. Перед экспертом поставлен следующий вопрос: "Содержит ли изделие "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница", изготовляемая обществом с ограниченной ответственностью "Успех" все существенные признаки, приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца по патенту N 654448 "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница", выданному обществу с ограниченной ответственностью "Янеж"?".
В соответствии с заключением эксперта Черепановой Л.И. по результатам проведения судебной патентоведческой экспертизы (т. 3, л.д. 2), патент на промышленный образец N 65448 был выдан на изделия "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница" (четыре варианта). Изделие "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница", изготовляемое обществом с ограниченной ответственностью "Успех", содержит все существенные признаки, приведенные в перечне существенных признаков вариантов 3 и 1 промышленного образца по патенту N 65448 "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница", выданному обществу с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ".
В материалы дела представлена Рецензия на экспертное заключение эксперта Черепановой Л.И. по делу N А33-324/2009 от 8 июля 2009 года (т. 3, л.д. 88), в которой патентным поверенным Андреевой Марией Юрьевной (общество с ограниченной ответственностью "Научно исследовательский институт судебной экспертизы") сделан вывод следующего содержания: "Экспертное заключение содержит противоречия методическим материалам, указанным в нем, а также нормативным документам (Правилам) В заключении высказаны суждения относительно фактов, не исследованных экспертом (ближайший аналог). Эксперт сам в заключении признается, что идентификация признака в изделии в соответствии с использованной им методикой вызывает у него затруднения. Таким образом, методологическая ошибка в связи с неприменением нормативных документов, подлежащих применению, приводит эксперта к неверным выводам".
В пункте 5 Рецензии на экспертное заключение патентным поверенным Андреевой М.Ю., указано, что при сопоставлении признака "выполнение корпуса с отверстиями на боковых гранях" с изделием, изготовленным обществом с ограниченной ответственностью "Успех", выявлено отсутствие каких-либо отверстий на боковых гранях корпуса. Признак "выполнение корпуса с отверстиями на боковых гранях" не использован в изделии "Мини-сауна "Сибирская здравница", изготовленном обществом с ограниченной ответственностью "Успех".
Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.
Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом.
Как следует из представленного в материалы дела патента N 65448 и не оспаривается сторонами обществу с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" принадлежат исключительные права на промышленный образец "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница" (четыре варианта)".
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1225, статье 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленные образцы относятся к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), и на которые признаются интеллектуальные права.
В силу подпунктов 2, 5 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования:
— о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
— о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя — к нарушителю исключительного права.
Статья 1407 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.
Исходя из приведенных выше норм, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в случае доказанности факта нарушения исключительных прав общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" на запатентованный им промышленный образец, общество с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" вправе требовать от общества с ограниченной ответственностью "Успех" и общества с ограниченной ответственностью "Креатив" прекратить реализацию изделий под названием "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" и публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о нарушении прав общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ".
Из смысла глав 69, 72 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что в предмет доказывания по настоящему делу входят обстоятельства, связанные с введением в гражданский оборот изделия "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница", и обстоятельства, связанные с использованием при этом запатентованного обществом с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" промышленного образца "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница" (четыре варианта)".
Ни общество с ограниченной ответственностью "Успех", ни общество с ограниченной ответственностью "Креатив" не оспаривают факт изготовления и реализации ими изделия под названием "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница".
Истцом в подтверждение факта реализации обществом с ограниченной ответственностью "Успех" и обществом с ограниченной ответственностью "Креатив" изделия "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" представлены прайс-листы и релизы общества с ограниченной ответственностью "Успех", брошюры и буклеты общества с ограниченной ответственностью "Успех" и общества с ограниченной ответственностью "Креатив", письмо Центра Красоты "Нина" о приобретении у общества с ограниченной ответственностью "Креатив" мини-саун, с указанием на изготовителя — общество с ограниченной ответственностью "Успех", свидетельствующие о том, что продажи изделия осуществлялись в 2007 году.
Кроме того, из представленного в материалы дела заключения специалиста общества с ограниченной ответственностью "Красноярское агентство патентной поддержки" от 3 апреля 2008 года N 2008/18 по материалам проверки (КУСП N 629 от 25 марта 2008 года) следует, что в ходе осмотра места происшествия с производственных складов общества с ограниченной ответственностью "Успех" 31 марта 2008 года были изъяты три устройства электронагревательные "Сибирская здравница" (мини-сауна профилактическая УН-1, УН-2) в упаковке, выпускаемые обществом с ограниченной ответственностью "Успех".
Как разъяснили Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 1 января 2008 года, судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Следовательно, при оценке факта наличия нарушения исключительных прав истца на промышленный образец в настоящем деле подлежат применению как положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, так и положения Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3517-1, действовавшего до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3517-1, действовавшего ранее, патентообладателю принадлежит исключительное право на промышленный образец, никто не вправе использовать запатентованный промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец.
В силу части 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3517-1 запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.
Действующая в настоящее время часть 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации также предусматривает, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
Согласно части 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.
При этом, в силу части 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).
Таким образом, и по ранее действовавшему законодательству, и по законодательству, действующему в настоящее время, использование промышленного образца является, кроме прочего, изготовление и реализация изделия, содержащего в себе все существенные признаки промышленного образца.
В соответствии с результатами проведенной в ходе рассмотрения настоящего дела экспертизы следует, что изделие "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница", изготовляемое обществом с ограниченной ответственностью "Успех", содержит все существенные признаки, приведенные в перечне существенных признаков вариантов 3 и 1 промышленного образца по патенту N 65448 "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница", выданному обществу с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ".
У суда апелляционной инстанции отсутствуют основания сомневаться в обоснованности заключения эксперта Черепановой Л.И., в связи с чем отклоняется ссылка общества с ограниченной ответственностью "Успех" на рецензию на экспертное заключение эксперта Черепановой Л.И. по настоящему делу от 8 июля 2009 года, составленную патентным поверенным Андреевой М.Ю.
В рецензии указано, что эксперту Черепановой Л.И. при поведении экспертизы следовало применять не Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный Минобразнауки России от 29 октября 2008 года N 325, а Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003 года N 84. Проанализировав названные акты, суд апелляционной инстанции не находит в них смысловых различий относительно изложения существенных признаков. О правомерности выдачи патента либо указания в нем каких-либо сведений речь в настоящем деле не идет.
В рецензии патентного поверенного Андреевой М.Ю. отсутствует ссылка на какую-либо утвержденную методику проведения патентологической экспертизы. Согласно пояснениям эксперта Черепановой Л.И., данным суду первой инстанции, эксперт проводила сравнение именно с патентом N 65448 на промышленный образец "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница" (т. 1, вещественное доказательство).
Вывод о том, что в изделии общества с ограниченной ответственностью "Успех" устройстве электронагревательном "Сибирская здравница" (мини-сауна профилактическая УН-1, УН-2) использован каждый из признаков, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца истца по патенту N 65448 "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница", содержится также в заключении специалиста общества с ограниченной ответственностью "Красноярское агентство патентной поддержки" Игумновой М.А. по материалам проверки (КУСП от 25 марта 2008 года N 629), проведенного по заказу старшего оперуполномоченного ОРЧ БЭП ГУВД по Красноярскому краю старшего лейтенанта милиции Космачева С.В.
Более того, суд апелляционной инстанции считает, что факт использования в изделии "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" всех существенных признаков промышленного образца "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница" возможно установить и самим судом, без привлечения эксперта.
Как частью 1 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3517-1, так и частью 1 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.
Таким образом, под существенными признаками промышленного образца, согласно его определению, понимаются те признаки, которые объективно присущи художественно-конструкторскому решению внешнего вида изделия. Каждый из этих признаков необходим, а все вместе они достаточны для создания зрительного образа изделия. Существенность признака определяет формирование того зрительного образа промышленного образца, который придает изделию свойства, позволяющие отличить его от аналогичных изделий и решений.
Следовательно, наличие существенных признаков промышленного образца в изготовленном изделии определяется визуально, установление данного обстоятельства является вопросом факта.
Существенные признаки промышленного образца "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница" указаны в патенте N 65448.
В материалы дела обществом с ограниченной ответственностью "Успех" представлены фотографии изделия "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" (т. 3, л.д. 44 — 53).
Оценив данные документы, суд апелляционной инстанции считает что в изделии "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" использованы все существенные признаки промышленного образца "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница", указанные в патенте N 65448 в вариантах 1 и 3 промышленного образца: общая форма изделия, геометрия его отдельных составляющих, размеры, материал являются идентичными. В том числе, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии спорного существенного признака — выполнение корпуса с отверстиями на боковых гранях и круглым отверстием в верхней части, в виду следующего.
Согласно патенту N 65448 промышленный образец "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница" изделие характеризуется наличием корпуса, выполненного на основе усеченной призмы с наклонной назад передней гранью.
Изделие "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" также изготовлено в форме усеченной призмы, форма изделия идентична форме промышленного образца, указанной в патенте N 65448.
В соответствии с Большой Советской энциклопедией в тридцати томах (издание 1969 — 1978 года), призма — это многогранник, у которого две грани — равные n-угольники (основания), лежащие в параллельных плоскостях, а остальные n-граней (боковые) — параллелограммы. Усеченная призма — геометрическое тело, отсекаемое от призмы плоскостью, непараллельной основанию. В результате сечения, основания усеченной призмы — n-угольники, лежащие в не параллельных плоскостях, а боковые n-грани — четырехугольники.
Из указанного определения следует, что любые грани призмы, не являющимися основаниями призмы, являются боковыми.
Вывод суда апелляционной инстанции о том, что под боковыми гранями при указании существенных признаков промышленного образца в патенте N 65448 понимались любые из вертикально расположенных стенок конструкции, следует также из фотографий промышленного образца "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница", приложенных к патенту (т. 2, л.д. 11 — 31).
Согласно пункту 3.2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 апреля 1998 года N 84, фотографии, отображающие внешний вид изделия, являются основным документом, содержащим изобразительную информацию о заявленном промышленном образце. Как указывал сам суд первой инстанции, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.4.4.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 апреля 1998 года N 84, сущность промышленного образца характеризуется совокупностью отображенных на фотографиях его существенных признаков, которые определяют внешний вид изделия с его эстетическими и (или) эргономическими особенностями, указанными заявителем.
Следовательно, приложенные к патенту N 65448 фотографии изделия, использовались при определении существенных признаков промышленного образца "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница". На данных фотографиях четко видны отверстия на передней и задней боковых гранях изделия.
На представленных в материалы дела фотографиях изделия "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" четко видны отверстия на передней и задней боковых гранях изделия. Указанный в патенте N 65448 существенный признак "наличие отверстий на боковых гранях" не содержит уточнения места нахождения отверстий на передней к наблюдателю, задней, левой или правой боковых гранях.
Следовательно, общество с ограниченной ответственностью "Успех" и общество с ограниченной ответственностью "Креатив" использовали изделие "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница", в котором содержаться все существенные признаки промышленного образца "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница", указанные в патенте N 65448.
При таких обстоятельствах, исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" подлежат удовлетворению. В силу части 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.
Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Как следует из статей 101, 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в состав судебных расходов входят расходы стороны на уплату государственной пошлины, а также судебные издержки, связанные с выплатой денежных средств эксперту.
При обращении с исковым заявлением и апелляционной жалобой общество с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" уплатило в общей сложности 3000 рублей государственной пошлины по платежным поручениям от 26 декабря 2008 года N 359 и от 29 декабря 2009 года N 327.
Кроме того, истец перечислил 15 000 рублей на депозитный счет Арбитражного суда Красноярского края за проведение экспертизы по платежному поручению от 4 августа 2009 года N 208 (т. 3, л.д. 71). Данные денежные средства перечислены эксперту определением Арбитражного суда Красноярского края от 20 августа 2009 года (т. 4, л.д. 6).
Перечисленные обществом с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" 15 000 рублей за проведение экспертизы по платежному поручению от 1 июня 2009 года N 144, возвращены истцу с депозитного счета Арбитражного суда Красноярского края определением от 28 декабря 2008 года (т. 2, л.д. 70).
В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с общества с ограниченной ответственностью "Успех" и общества с ограниченной ответственностью "Креатив" подлежат взысканию по 9 000 рублей судебных расходов в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ".
Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Красноярского края от "08" декабря 2009 года по делу N А33-324/2009 отменить. Принять новый судебный акт.
Исковые требования удовлетворить.
Обязать общество с ограниченной ответственностью "Успех" и общество с ограниченной ответственностью "Креатив" прекратить реализацию изделий под названием "Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница", схожих до степени смешения с продукцией общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ", защищенный патентом на промышленный образец N 65448 "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница".
Обязать опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о нарушении прав общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" обществом с ограниченной ответственностью "Успех", обществом с ограниченной ответственностью "Креатив" и о неправомерном использовании промышленного образца, охраняемого патентом на промышленный образец N 65448 "Мини-сауна профилактическая "Кедровая здравница".
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Успех" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" 9 000 рублей судебных расходов.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Креатив" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" 9 000 рублей судебных расходов.
Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, принявший решение в первой инстанции.

Председательствующий Т.С.ГУРОВА

Судьи: Н.А.КИРИЛЛОВА О.В.ПЕТРОВСКАЯ